Как проходит регистрация товарного знака в США для международных брендов

Выход на рынок США — важный этап для любого международного бренда. Но прежде чем запускать продукт, проводить первую рекламную кампанию или заключать лицензионное соглашение, необходимо сделать один юридический шаг, который должен быть в числе приоритетных: начать процесс регистрации товарного знака в США в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Для иностранных компаний этот юридический процесс может казаться непривычным и даже сложным. Хорошая новость в том, что он становится вполне понятным, если разобраться, как все работает и чего ожидать. В этом руководстве мы разберем процесс на понятные и практические шаги.

Почему процесс регистрации товарного знака в США важен для международных брендов

Ваш товарный знак — будь то название бренда, логотип или слоган — является одним из самых ценных активов бизнеса. В рамках процесса регистрации товарного знака в США права во многом основываются на фактическом использовании знака в коммерческой деятельности, а не только на регистрации. Это означает, что другая сторона потенциально может начать использовать на рынке США название, похожее на ваше, и заявить на него права, даже если вы уже много лет используете свой знак на международном рынке.

Регистрация товарного знака в USPTO обеспечивает защиту на федеральном уровне. Она создает юридическую презумпцию того, что вы являетесь владельцем знака на всей территории страны, а также дает возможность блокировать ввоз контрафактных товаров на границе США через таможенные органы США. Кроме того, регистрация укрепляет вашу позицию, если вам потребуется защищать свои права в федеральном суде. Это особенно полезно, если необходимо принять меры против нарушителей на крупных платформах, таких как Amazon.

Проще говоря, регистрация товарного знака в USPTO — это не просто формальность. Это щит для бизнеса, а при необходимости — и весьма эффективный меч.

Шаг 1: Проведите комплексный поиск товарного знака

Прежде чем продолжить процесс регистрации товарного знака в США, необходимо убедиться, что ваш знак доступен для регистрации. USPTO ведет бесплатную общедоступную базу данных TESS (Trademark Electronic Search System). Этот онлайн-портал позволяет искать уже зарегистрированные товарные знаки и знаки, заявки на регистрацию которых находятся на рассмотрении.

Полноценный поиск товарного знака не ограничивается проверкой точных совпадений. Необходимо искать знаки, которые могут быть сходными до степени смешения по внешнему виду, звучанию или значению, особенно применительно к тем же или связанным товарам и услугам. Чтобы возник конфликт, знак не обязательно должен полностью совпадать с вашим. Эксперты USPTO и суды учитывают фонетическое сходство, визуальное сходство и пересечение рыночных категорий.

На этом этапе также стоит проверить наличие прав на товарные знаки, возникших на основании общего права (common law), которые могут существовать даже без регистрации. Для международных брендов работа с опытным юристом по товарным знакам уже на этой стадии может в дальнейшем сэкономить значительное время и средства.

Шаг 2: Определите правильные классы товарных знаков

Товарные знаки регистрируются в отношении конкретных категорий товаров или услуг, организованных в рамках международной системы классификации из 45 классов. Класс 9 охватывает программное обеспечение и электронику. Класс 35 включает бизнес-услуги и услуги розничной торговли, а класс 42 — технологические и SaaS-услуги.

Выбор правильного класса или классов имеет критически важное значение для процесса регистрации товарного знака в США. Слишком узкий перечень может оставить ваш бренд без защиты в смежных категориях. Слишком широкий перечень приводит к лишним расходам и может вызвать вопросы относительно фактического использования знака. Понимание того, какие именно товары и услуги охватывает ваш бренд на рынке США, поможет принять правильное решение.

Шаг 3: Используйте TEAS для регистрации товарного знака в США

Заявка на регистрацию товарного знака в USPTO подается через онлайн-портал TEAS (Trademark Electronic Application System). Заявку можно подать по одному из двух основных основаниям:

• Use in Commerce (использование в коммерческой деятельности): если вы уже используете знак в коммерческой деятельности в США, заявку можно подать на основании фактического использования. Также можно предоставить specimen — реальный пример использования знака.

• Intent to Use (намерение использовать): если вы еще не вышли на рынок США, но планируете это сделать, заявку можно подать на основании намерения использовать знак, чтобы закрепить дату приоритета. До завершения регистрации потребуется предоставить доказательства фактического использования.

Иностранные заявители также могут подать заявку через Мадридский протокол — международный договор, позволяющий распространить действие существующей регистрации товарного знака в стране происхождения на США и другие страны-участницы посредством одной заявки. Для брендов, уже зарегистрированных в своей юрисдикции, это может быть экономически эффективным вариантом.

Обратите внимание: с 2019 года заявители на регистрацию товарных знаков, находящиеся за пределами США, при подаче документов в USPTO обязаны быть представлены юристом, имеющим лицензию на практику в США.

Шаг 4: Экспертиза и Office Actions

После подачи заявка передается эксперту-юристу USPTO, который проверяет ее на соответствие требованиям законодательства и наличие потенциальных конфликтов. Обычно этот процесс занимает несколько месяцев.

Если у эксперта возникают вопросы, он направляет так называемый Office Action — официальное письмо с изложением возражений или запросов на уточнение. К распространенным проблемам относятся вероятность смешения с уже существующим знаком, слишком широкое описание товаров или услуг либо недостатки представленного specimen.

Важно своевременно и грамотно ответить на Office Action. В рамках процесса регистрации товарного знака в США у заявителей, как правило, есть три месяца на ответ с возможностью продлить этот срок до шести месяцев за дополнительную плату. Грамотно подготовленный ответ квалифицированного юриста позволяет решить большинство вопросов и сохранить заявку в процессе рассмотрения.

Шаг 5: Публикация и регистрация

Если заявка успешно проходит экспертизу, она публикуется в Official Gazette USPTO. После публикации у третьих лиц есть 30 дней, чтобы подать возражение против регистрации, если они считают, что ваш знак конфликтует с их правами. Если возражений нет либо они успешно урегулированы, процесс регистрации товарного знака в США переходит к официальной регистрации.

Весь процесс — от подачи заявки до регистрации — в обычных обстоятельствах занимает примерно от 12 до 18 месяцев. Однако сроки могут меняться в зависимости от Office Actions, возражений третьих лиц или накопившихся заявок на рассмотрении.

Распространенные ошибки международных брендов

Многие международные компании сталкиваются с одними и теми же проблемами, которых можно избежать в процессе регистрации товарного знака в США:

• Предположение, что регистрация в своей стране автоматически обеспечивает защиту в США

• Подача заявки без профессионального предварительного поиска товарного знака

• Выбор знака, который является слишком описательным или родовым и поэтому не может получить правовую охрану

• Пропуск сроков ответа на Office Actions или подачи документов для поддержания регистрации

• Отсутствие мониторинга потенциально нарушающих права знаков после регистрации

Регистрация — это не разовое действие. Чтобы регистрация оставалась действующей, владельцы товарных знаков должны подавать документы для ее поддержания через установленные интервалы: между 5-м и 6-м годом после регистрации, а затем снова между 9-м и 10-м годом.

Защитите свой бренд раньше, чем это сделает кто-то другой

Рынок США вознаграждает бренды, которые действуют быстро и планируют заранее. Если вы выходите на рынок США или уже работаете там без федеральной защиты товарного знака, сейчас самое время заняться процессом его регистрации в США.

Каждый месяц без зарегистрированного товарного знака — это период уязвимости. Независимо от того, являетесь ли вы software-компанией, брендом потребительских товаров или tech-компанией, выходящей на западный рынок, защита интеллектуальной собственности с самого начала — одна из самых разумных инвестиций, которые вы можете сделать.

Если у вас есть вопросы по вашей конкретной ситуации или вы готовы начать процесс подачи заявки в USPTO, мы будем рады помочь. Свяжитесь с нашей командой, и мы скоро ответим.

Эта статья предназначена исключительно для общих информационных целей и не является юридической консультацией.